再议就同一发明创造既申请发明又申请实用新型

　　在2010年新专利法实施以前，专利法关于新颖性的规定中，构成抵触申请的在先申请须是由他人提出的，也即申请人自己在先申请在后公开的专利或申请并不会影响其在后申请的新颖性。因此，当时的操作中，可以先提出一件实用新型专利，在实用新型专利授权公告之前，再提出一件发明专利申请，这样在发明实质审查过程中，如果发明符合其它授权条件时，申请人只要放弃实用新型专利权即可获得发明专利权。
　　在2010年实施的新专利法中（后面所提到的专利法，均指该法），关于抵触申请的条件作了修改，任何人提出的在先申请在后公开的专利或申请都会构成抵触申请文件。因此，之前的操作方法就不可行了。如果想就同一发明创造既申请发明又申请实用新型，就必须在同一天提出。
　　专利法第9条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”所以，要就同一发明创造既申请发明又申请实用新型，除了必须在同一天提出外，还要在申请的同时作出声明。那么，如果申请的时候没有作出声明，会导致什么后果呢？由于没有在申请的同时作出声明，当然就不能根据本条的规定通过放弃实用新型的方式来获得发明专利权。那么是否还有其它办法可以获得专利权呢？
　　我们知道，样的发明创造申请两件专利，一般会涉及到专利法第22条第二款和第9条。由于是同一天申请，不能适用第22条第二款，只会涉及第9条。第9条规定的是“同样的发明创造只能授予一项专利权”，什么是同样的发明创造？此处是指保护范围相同的权利要求。也即在判断时，需要对比两件专利的权利要求，看是否有保护范围相同的权利要求。
　　因此，我们就知道了，如果万一在申请时忘记作出同时申请发明和实用新型的声明了，并且实用新型已经授权公告，我们可以通过修改发明权利要求书，使得发明中任何一条权利要求的保护范围与实用新型中各条权利要求都不相同，即可避免重复授权问题。例如，将一个只在说明书中记载的技术特征补入发明的独立权利要求，由于实用新型的各权利要求中均没有该特征，因此发明的独立权利要求的保护范围就不同于实用新型中的任何一条权利要求，同时由于发明的从属权利要求引用了独立权利要求，自然也包含了该补入的技术特征，其保护范围同样也同于实用新型中的任何一条权利要求。这样就避免了重复授权问题，在发明符合其它规定的情况下，即可获得专利权。
　　需要注意的，简单地合并发明的权利要求并不一定能克服重复授权的缺陷。例如发明和实用新型中，权利要求2引用了权利要求1，权利要求3又引用了权利要求2，权利要求4引用了权利要求1。如果只是将发明的权利要求2和3补入权利要求1，仍然存在重复授权的问题。因为在实用新型中，权利要求3直接引用了权2，间接引用了权1，因此其包含了权利要求1和2的全部技术特征，发明修改后的权利要求1与实用新型的权利要求3的保护范围是相同的。
　　如果在发明中将权利要求3补入权利要求1，由于实用新型中并不包含权1+3这样的保护范围，因此这种修改是可以克服重复授权的问题的。同样，如果在发明中将权利要求2和2的内容都补入权利要求1，由于实用新型中也不存在权1+2+4的权利要求，因此也可以克服重复授权的问题的。但是需要注意的是，这两种修改方式都要符合专利法第33条的规定。也就是说，在发明的说明书中须记载有权1+3或权1+2+4这样的实施例。
　　曾经看到有人提出一个问题：同一申请人同一日或先后就相同的发明创造申请了专利（有先后时，在后申请提出时在先申请还未公开），并都获得了授权，应如何处理？在此我也顺便讨论一下。
　　对于这个问题，首先要看是这两个申请是在专利法修改前申请的还是修改后申请的，并且要以在后申请的申请日作为参考标准。如果是在专利法修改前的申请，无论申请日相同或不同，都可以不交其中任何一项专利的年费，该专利将会因未缴年费而终止。若他人对仍然有效的专利提出无效，专利权人可以向复审委提交自申请日起放弃已经终止的那项专利权的声明，即可维持现有的专利权有效。依据请参见审查指南2006第四部分第七章第2节。
　　如果是专利法修改后的申请，则需要区分申请日是否相同。
　　对于申请日不同的情况，不交申请日较晚的那项专利的年费就可以了。因为无论他人是以重复授权还是以新颖性为理由，都只能无效掉申请日较晚的那项专利权。
　　对于申请日相同的情况，还要看授权日是否相同。如果授权日不同，可以不交授权日较晚的那项专利的年费，因为他人也只能无效掉授权日较晚的那项专利权。如果授权日相同，最保险的办法是利用无效来解决，即无效掉自己其中的一项专利权。当然，实际操作上，需要由他人来提出这个无效请求，因为专利权人不能全部无效自己的专利。
　　如果不通过无效方式，而是不交其中一件的年费，使其终止行不行呢？
　　专利审查指南2010第四部分第七章第2.2节规定，对申请日、授权日均相同的相同专利权，若请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，复审委应当宣告该专利权无效。据此规定，如果专利权人是通过不交年费的方式使其中一项专利权终止，而他人对仍然有效的专利权提出无效宣告请求，那么复审委应当宣告该专利权无效。因为另一项专利虽然已经终止，但在终止前是有效的，在那个期间内确实存在两项专利权。这样，最终两项专利权都得不到了。
　　对于授权日也相同的情况，另一种方式是通过主动放弃（一定要从申请日或授权日起放弃）来解决，但这种方式是有风险的，因为相关法律法规中并未对这种情况作明确规定。
　　另外，还在网上看到过有人提出的另一个问题：如何理解专利法第9条第1款中规定的“终止”？如果在发明授权前，实用新型被无效如何处理？
　　关于这个问题答案其实很明确。专利法第47条第1款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”既然专利权自始即不存在，当然也就谈不上终止。所以实用新型专利权被无效本身并不会影响发明专利的授权。
　　当然，如果实用新型是因为不清楚、公开不充分、新颖性或创造性等原因被宣告无效的，那发明能授权的可能性基本也没有了，但不能授权的原因不是专利法第9条，而是其它条款。
　　那么，专利法第9条规定发明授权时要求实用新型尚未终止是否合理呢？我认为这是合理的。不管因为什么原因，例如10年的保护期满，或者专利权人主动放弃，或者因为未缴纳年费而终止等，实用新型专利权在发明授权前已经终止，这时该技术已经进入公有领域，他人即可以无偿使用了。如果这时又授予发明专利权，相当于又把公有领域的技术又给予了专利保护，这对公众显然是不公平的。因此，专利法第9条的规定是合理的。

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