昨天去听了一场关于PPH（Patent Prosecution Highway，专利审查高速路）的讲座，课后答疑时我提出了一个问题请教老师（此处有个小插曲：提出问题后，老师说这个这问题提得特别好，同时听到周围的同学说“专业！”，还给了几声稀稀拉拉的掌声，虽然我表面上装的很谦虚，但心里还是不免小得意一下）。我的问题是：如果OEE（Office of Earlier Examination，在先审查局）给出了可授权的肯定性审查意见，申请人基于该肯定性审查意见向OLE（Office of Later Examination，在后审查局）提出PPH请求被批准，然后OEE又给出了否定的审查意见，此时申请人是否需要主动将OEE的最新意见提交给OLE。 对此老师给出了权威的解答:由于美国专利法对申请人规定有信息披露的义务，所以该OEE作出的新审查意见应当提交到美国专利商标局，而其他专利局对此没有要求。 晚上回家后，我又对该问题进行了思考:为什么是这样？现在，我想已经想清楚这个问题了，在此和大家分享一下我的观点。 由于各国专利法的规定以及审查标准都有差别，同一件申请在不同的国家可 […]
对从属权利要求引用方式的探讨
摘要：当从属权利要求所限定的附加技术特征之间既不相互依存、又不相互排斥时，应该如何引用在前的权利要求？是依次引用上一条权利要求，还是均引用独立权利要求？这是很多刚入行的代理人甚至有多年工作经验的代理人都会发出的疑问。本文基于专利的基本目的，通过分析在各个阶段可能遇到的不同情况对专利保护范围的影响，来说明最佳的引用方式。 关键词：权利要求 引用 ************************************************** 一、问题的提出 经常有人问我，当从属权利要求所限定的附加技术特征之间既不相互依存、又不相互排斥时，应该如何引用在前的权利要求？ 例如，独立权利要求1限定了A、B、C三个技术特征，权利要求2、3和4分别对A、B、C进一步限定为A1、A2、A3，且A1、A2、A3之间没有相互依存的关系，且也不相互排斥，那么权利要求2、3和4分别如何引用在前的权利要求？ 二、可选方案 对于这种情况，通常有三种处理方案：①每条从属权利要求各自引用其前一条权利要求，也就是权2引权1、权3引权2、权4引权3，依此类推；②通过引用关系组合把每一种 […]
发明专利提前公开的利与弊
根据中国专利法第三十四条的规定，发明申请自申请日起（有优先权的自优先权日起）18个月公布。专利法同时规定，申请人可以要求提前公布其申请。申请人要求提前公布申请的，自初审合格后即行公布。实践中，该时间一般为4-6个月。那么，我们在申请发明专利的时候，要不要提前公布呢？这本应是一件很重要的事，但很多申请人只是因为想早拿证书就选择了提前公布，甚至很多代理机构并不征求申请人的意见而自作主张地替申请人选择了提前公布，这是一种很不负责任的做法。凡事有利必有蔽，提前公布有它的优点，也有它的缺点，我们要先了解了提前公开的优点与缺点，才能作出正确的选择。 首先说一下提前公布的优点。提前公布的优点主要有以下几点： 一、缩短审查周期，加快审查进度。 这一点很好理解，由于公布的程序提前了，后续其它审查程序也可以相应提前，从而可以缩短审查周期，如果申请符合授权条件，就可以早日获得授权。中国专利法规定的专利保护期限是自申请日起算的，早日授权可以增加权利人实际持有专利权的时间。另外，对于对于生命周期较短的技术，早日授权也可以提高专利权的利用率。国内申请人多是基于这个原因要求提前公布其发明申请的。 […]
再议就同一发明创造既申请发明又申请实用新型
在2010年新专利法实施以前，专利法关于新颖性的规定中，构成抵触申请的在先申请须是由他人提出的，也即申请人自己在先申请在后公开的专利或申请并不会影响其在后申请的新颖性。因此，当时的操作中，可以先提出一件实用新型专利，在实用新型专利授权公告之前，再提出一件发明专利申请，这样在发明实质审查过程中，如果发明符合其它授权条件时，申请人只要放弃实用新型专利权即可获得发明专利权。 在2010年实施的新专利法中（后面所提到的专利法，均指该法），关于抵触申请的条件作了修改，任何人提出的在先申请在后公开的专利或申请都会构成抵触申请文件。因此，之前的操作方法就不可行了。如果想就同一发明创造既申请发明又申请实用新型，就必须在同一天提出。 专利法第9条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”所以，要就同一发明创造既申请发明又申请实用新型，除了必须在同一天提出外，还要在申请的同时作出声明。那么，如果申请的时候没有作出声明，会导致什么后果呢？ […]
外观设计简要说明中包含有色彩的声明对侵权判定的影响
上周参加了中华全国专利代理人协会举办的“外观设计专利审查与专利代理研讨会”，会上有一名代理人提出了一个问题：如果提交外观设计申请时在简要说明中声明了要保护的外观设计包含有色彩，那么在判断是否侵权的时候，会不会考虑色彩因素。这名代理人提出不应该考虑色彩的观点，认为如果考虑色彩，对申请人是不公平的。 其实，这个问题很好解答。先想一下，我们为什么要在申请的时候作这样一个声明？——是为了在万一有形状和图案相同或相近似的现有技术时，我们仍然可以通过色彩的区别而获得专利权。也就是说，我们作这样一个声明是为了更容易地获得专利权。那么相应地，在侵权诉讼中，判断是否侵权时当然也要考虑色彩的因素。否则，在获权时你要求考虑色彩，而在维权时你又要求不考虑色彩，这显然是不公平的。这和发明、实用新型中的技术特征类似，写入了独立权利要求的技术特征，在侵权判断时都应该被考虑。如果你不想让色彩成为他人不侵权抗辩的理由，那么就不要在申请时声明。 细想一下，代理人之所以会提出这个问题，是因为代理人只站在了申请人的角度，考虑了申请人的利益。这名代理人应该是只为申请人代理过申请，这也是大多数专利代理人容易忽视的问题 […]
对同一专利权人的相同专利权的处理
不知怎么了，最近总能遇到相同发明创造申请专利的问题。今天又在思博上看到有人提出，同一申请人同一日或先后就相同发明创造申请了专利（有先后时，在后申请提出时在先申请还未公开），并都获得了授权，应如何处理。 对于这个问题，首先要看是专利法修改前申请的还是修改后申请的。如果是专利法修改前的申请，无论申请日相同或不同，都可以不交其中任何一项专利的年费，该专利将会因未缴年费而终止。若他人对仍然有效的专利提出无效，专利权人可以向复审委提交自申请日起放弃已经终止的那项专利权的声明，即可维持现有的专利权有效。依据请参见审查指南2006第四部分第七章第2节。 如果是专利法修改后的申请，对于申请日不同的情况，不交申请日较晚的那项专利的年费就可以了。因为无论他人是以重复授权还是以新颖性为理由，都只能无效掉申请日较晚的那项专利权。 对于申请日相同的情况，还要看授权日是否相同。如果授权日不同，可以不交申请日较晚的那项专利的年费，因为他人也只能无效掉授权日较晚的那项专利权。如果授权日相同，最保险的办法是利用无效（即专利权人无效掉自己其中的一项专利权）来解决。专利审查指南2010第四部分第七章第2.2 […]
发明与新型同日申请问题的解惑
在一个专利博客中，看到一篇文章，作者对专利法第９条中关于发明与实用新型同日申请的规定提出了疑问。 细想一下就会发现，作者钻错了牛角尖，没有对专利法的前后规定进行综合考虑，没搞清终止和无效之间的差别。专利法第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”作者对其中的终止提出了疑问，指出如果在发明授权前，实用新型被无效如何处理？其实，专利法第47条第1款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”既然专利权自始即不存在，当然也就谈不上终止。所以实用新型专利权被无效本身并不会影响发明专利的授权。当然，如果实用新型是因为不清楚、公开不充分、新颖性或创造性等原因被宣告无效的，那发明能授权的可能性基本也没有了，但不能授权的原因不是专利法第9条，而是其它条款。 另外，专利法第9条规定发明授权时要求实用新型尚未终止是否合理？笔者认为这是合理的。不管因为什么原因，例如10年的保护期满，或者专利权人主动放弃，或者因为未缴纳年费被视 […]
关于对同一申请人同日申请的同样发明创造的处理
在思博论坛上看到有人提问，如果就同样的发明创造同日申请了发明和实用新型，但没有作出声明，后果是什么？有的网友回答说，如果两项专利的保护范围相同，两个都不能授权。看来还是有人没有搞清这个问题，在此进行一个详细地介绍。需要说明的是，通过修改的方式使两项申请没有重复的保护范围而获得授权不在本文的讨论之内。 同一申请人就同一发明创造同时提交了多项申请，根据申请人在申请时有无声明，处理的方式是不同的。如果申请人在申请时作了声明（必须是一项发明一项新型），那么申请人有权利在两者之间选其一。如果发明在审查中新型已经授权，而发明又符合专利法规定的其它授权条件，那么只要申请人放弃已获得的实用新型专利权，就可以授予发明专利权。而新型的专利权自发明专利授权之日起放弃。 而如果申请人在申请时未作声明，也会有两种处理方式：如果各申请均未授权，申请人可以选择其一，而撤回其它申请；如果已经有一项授权，则申请人不再有选择的权利，只能保留已经授权的这项专利，其它的将被驳回。当然，如果因为审查制度原因（多项均是新型）或审查员失误导致多项专利获得授权，那么任何人可以通过无效宣告程序无效掉授权较晚的专利。对于一种 […]
关于专利权利要求中几个问题的探讨
在网上读到一篇“专利代理质量问题堪忧”的文章，作者是北京一家律所的律师。作者在文章指出其审核的专利申请文件中存在的几个问题：说明书中的实施例不多，一般也就是几个实施例，导致权利要求的保护范围过窄；权利要求书的主权项的从属权利要求不多，一般不会超过十个，导致权利要求的保护缺少层次，专利权容易被无效掉。关于这两个问题的逻辑，我提出了疑问，作者的解释是：实施例数量少，会直接导致权利要求书的权利要求不能太概括，只能具体化， 权利要求的保护范围就会窄小，当然会影响权利要求的保护范围了。权利要求数量少，没有层次，当主权项和部分从属权利要求被无效掉的时候，由于从属权利又不 多，而且最终都不能上升为主权项的时候，就会导致整个权利要求和专利权被全部无效掉。 关于这两个问题，要真细谈起来会有些复杂，因为在不同的阶段同样的问题所导致的后果是不同的。为了避免大家误解，我想我有必要说几句了。 专利的保护范围是以权利要求书为准的，一旦取得了专利权，其保护范围就不能再拿实施例数量说事。当然，专利能授权的其中一个必要条件是权利要求是以说明书为依据的。但是，权利要求有没有以说明书为依据，和实施例数量是没有必 […]
从一个专利无效案例看说明书中信息的挖掘
权利要求书和说明书是发明和实用新型专利申请文件中必不可少的两个部分。说明书中有很多内容是权利要求书的重复，但说明书中也记载了很多权利要求书中没有的内容。在答复审查意见时或者在专利无效程序时，如果能充分发掘这些内容所包含的信息，可以大大提高专利授权率或者专利无效案的胜算（当然，这是对专利权人来讲的）。 笔者在2006年刚来北京工作的时候，作为专利权人的代理人接手一个专利无效案件。当时公司所聘的顾问——一名从专利局退休的资深审查员——认为该专利没有希望了，想保住专利基本是不可能的。我拿到材料后，分析了专利文件和无效证据，从专利文件的说明书中找到了有用的信息，凭借该信息最终赢得了专利无效的胜利，为委托人保住了专利权。下面笔者就结合该案例说明一下发掘说明书中信息的重要性。